有趣的商標問題│老天祿商標大戰

西門町有兩家「老天祿」，一家在成都路，一家在武昌街，2家經營的老闆不同。

當初蔡姓創辦人與其親戚合夥經營糕餅生意，並以「老天祿」為名對外營業。之後2人協議分家，由蔡在成都路上經營「老天祿食品號」，親戚則在武昌街上經營「老天祿食品行」。怕顧客搞錯，蔡還在招牌上方加上「上海」2字，之後更成立「上海老天祿食品有限公司」（即現今成都路上海老天祿）。

而武昌街的「老天祿食品行」則由謝姓原告在1980年間買下，並陸續於第29類 註冊「老天祿」、「台北老天祿」、「台灣老天祿」等商標。

後來蔡姓創辦人的周姓長媳，以「上海老天祿第二代自創品牌」「上海老天祿第二代的店」等文字行銷並經營電商，且由其他實體店家販售其商品。謝姓原告認為這樣已經侵害它的商標權，所以提出侵權官司。

在商標侵權紛爭中，真正形成商標衝突的最主要原因，也是最終的衡量標準乃在於相關消費者是否會「混淆誤認之虞」，大抵有8項參考因素( 不一定呈現全部因素，綜合斟酌 )：
●商標是否近似暨其近似之程度
●商品/服務是否類似暨其類似之程度
●商標識別性之強弱
●先權利人多角化經營之情形
●實際混淆誤認之情事
●相關消費者對各商標熟悉之程度
●系爭商標之申請人是否善意
●其他混淆誤認之因素（例如：行銷方式及行銷場所）

(智財法院108民商訴8、智財法院108民商上11判決)
在老天祿的商標侵權訴訟中，智財法院認為這些文字的使用，會讓消費者聯想到商品來源，係具有實質意義的商標使用，並依照上面幾項的因素，認為
●從整體外觀、讀音及觀念來做觀察，都具高度近似性
●與謝姓原告主張商標權的商品類似或同一
●老天祿用於滷味商品，為創造性商標，具有最強識別性
●老天祿為現今社會滷味代名詞，在第29類滷味商品具有著名，消費者較為熟悉
●蔡姓家族無法證明「上海老天祿」商標有先使用於滷味商品，反多用於糕餅、糖果，且謝姓原告早就針對第27類申請「老天祿」商標，彼此既為競爭同業，不可能不知，無善意先使用
●在西門町都有實體店鋪，行銷方式與行銷場所重疊性高

最後，法院認為確會造成相關消費者混淆誤認之虞（律師小編查詢網路上兩家鴨舌頭都有類似#華仔最愛的文章或報導），判決謝姓原告勝訴！

商標法第 68 條
未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：
一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。
二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

商標法第 69 條
商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。
商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。
商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。

商品或服務的類別「先」行「佈局」很重要，謝姓原告不僅搶先將「老天祿」註冊為商標，更把第29類（滷鴨舌等可以想像到的滷味商品）通通註冊起來，縱使名稱當初不是他所發想，但仍受商標法的保護。

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